“En mi opinión, sí existen argumentos jurídicos viables para que las empresas puedan impugnar y puedan obtener resoluciones favorables para volver a utilizar sus personajes”, declara para Goula Eduardo Castañeda, socio de la consultora legal Basham y experto en propiedad intelectual e industrial.
El principal alegato es que la NOM-051 podría llevar a las empresas a perder sus signos distintivos debido a que no podrán demostrar su uso real, ahora que han desparecido de empaques y anuncios.
Además de que, al no poder utilizar estos intangibles de su comunicación de marca, opinan los abogados, las empresas recibirán un impacto serio al perder el tiempo y dinero que han invertido en posicionar sus productos en el mercado.
El pasado 1 de abril entró en vigor la segunda fase de NOM-051. En ella se establece que los alimentos y bebidas preenvasados que tengan al menos un octágono de advertencia deben eliminar de sus etiquetas a personajes infantiles, animaciones, dibujos animados, celebridades, deportistas o mascotas. La disposición también determina que no podrán hacer uso de estrategias interactivas, como juegos o descargas digitales, que inciten al público infantil a la compra de sus productos.
Sin embargo, las mascotas de la industria alimenticia, encabezadas por el Osito Bimbo, Chester Cheetos y el Tigre Toño, obtuvieron un tiempo de gracia para mantenerse en los empaques, cuando las Secretarías de Economía y Salud brindaron una prórroga de dos meses para que se cumpla con esta disposición de la NOM-051.
“Esto quiere decir que del 1 de abril al 31 de mayo no se sancionará a quienes utilicen ese tipo de elementos figurativos, pero a partir del 1 de junio los titulares de estos derechos se verían imposibilitados de utilizar sus personajes, lo que dará pie a consecuencias jurídicas que veremos en los siguientes años”, comenta Eduardo Castañeda.
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Los derechos que podrían verse afectados
“Dicho artículo de la NOM-051, el 4.1.5, viola de forma directa los derechos de propiedad intelectual de los titulares de marcas registradas, toda vez que los imposibilita a hacer uso de sus intangibles tal como lo han venido haciendo conforme la Ley en la materia que lo permite e incluso exige para conservar los derechos sobre estas marcas”, señala Juan Carlos Amaro, socio de la firma de servicios legales BC&B.
Juan Carlos Amaro se refiere a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. En ella se estipula que el uso de la marca es un requisito para su propiedad, según se lee en su artículo 235:“Si una marca no es usada durante tres años consecutivos en los productos o servicios para los que fue registrada, procederá la caducidad del registro”.
Una de las consecuencias de esto es que cualquier persona o empresa podría solicitar dicha caducidad para su beneficio, esto es, y sólo por citar un ejemplo muy específico, que si Melvin no es utilizado por los dueños de su registro, cualquier productor de cereal sabor chocolate podría solicitar la concesión de una licencia para explotar la imagen del elefante.
“Sí existe un riesgo real de que las empresas pierdan las marcas de sus personajes infantiles o incluso los derechos que tengan sobre imágenes de celebridades o deportistas con la entrada en vigor de este artículo de la NOM-051”, afirma Eduardo Castañeda.
Lo que pueden hacer las empresas
De acuerdo con los abogados consultados, es posible que los alcances de la NOM-051 no afecten a las empresas productoras de alimentos y bebidas en sus derechos de estos dibujos animados o mascotas. Sin embargo, es demasiado endeble para alegar que la mencionada restricción gubernamental sea considerada una causa justificada que impide el uso de la marca o signos distintivos y así evitar la caducidad de su registro.
“Es un riesgo porque dependerá del criterio que tome la autoridad administrativa en relación a si esta falta de uso podría calificarse como “justificada” o si existen otras formas de uso que serían suficientes”, advierte Juan Carlos Amaro, abogado con dos décadas de experiencia en la práctica de propiedad intelectual. Y añade: “Hoy no existe seguridad de cuál sería el criterio de las autoridades al respecto.
Una solución, abona Eduardo Castañeda, es que los titulares de los derechos presenten constantemente la protección a sus marcas, cada tres años, con el inconveniente de que se convertiría en un gravamen más para las compañías.
“Otra opción es buscar un poco de protección adicional, como pueden ser los derechos de autor, en el caso de los personajes ficticios”, añade.
Una vía más, también coinciden los litigantes, sería impugnar el alcance de la modificación de la NOM-051 mediante un juicio de amparo que señale la violación a los derechos de propiedad intelectual en relación a la perdida de los registros de marca por la aplicación de esta NOM.
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Lo que se busca evitar (o ganar)
Hoy ya existen diversos amparos iniciados en contra de la NOM-051 y, en particular, en contra de la prohibición contenida en el artículo 4.1.5. Probablemente esos amparos se resuelvan en julio entrante.
“Empresas en el sector de refresco y panadería ya han presentado estos medios de impugnación. Actualmente, nosotros asesoramos a cuatro de ellas, que son líderes en el mercado y a las que eliminar esos elementos gráficos en el empaquetado de sus productos les ha causado un gran perjuicio”, comparte el socio de la firma Basham.
El 1 de junio será una fecha clave, ya que empezarán a aplicarse las sanciones contempladas en la Ley de Infraestructura de la Calidad y que pueden alcanzar multas de hasta 9 mil veces el equivalente en Unidades de Medida y Actualización (más de 800 mil pesos) para los fabricantes que no hayan retirado los personajes infantiles, animaciones, dibujos animados, celebridades, deportistas o mascotas de sus productos. Las autoridades cuentan con la atribución de incluso impedir la comercialización de los productos que no cumplan con la NOM-051.
“El número de amparos se incrementará una vez que se empiece a sancionar a productores, importadores o comercializadores por el incumplimiento a dicha norma y sus medidas”, prevé Juan Carlos Amaro.
El camino del amparo será largo pues una vez que se den las resoluciones, éstas podrán ser apeladas tanto por las empresas como por el gobierno. Sin embargo, para Eduardo Castañeda, es algo que merece la pena porque van (un poco de lenguaje coloquial entre tanto jurídico) “por todas las canicas” en materia de estos elementos figurativos.
“Buscaremos que no se pierdan los derechos de los personajes y que no sea aplicado este aspecto de la NOM para que puedan seguir apareciendo en los empaques de los productos”.
Así que la defensa de los personajes en los empaques seguirá en todos los frentes posibles. Legalmente hay caminos pero pueden ser complejos y costosos, y no muchas empresas están dispuestas a transitarlos.
